Para finalizar o nosso estudo, incluímos uma parte prática que se refere a um pedido de registo de sinal tridimensional, que materializará tudo o que até aqui foi dito.
Tencionamos discorrer de um sinal, que quanto a nós, assemelhasse muito a forma imposta pela natureza do produto em questão – frasco de perfume -, mas que sem dúvida alguma preenche os requisitos necessários, apesar da sua capacidade distintiva ter sido colocada em causa. Requisito este que, só após determinado tempo e depois de alguns entendimentos divergentes foi entendido como preenchido, possibilitando assim o registo a final enquanto marca tridimensional, conferindo-lhe a posição que hoje ocupa no mercado da cosmética e perfumes.
Passemos então ao estudo do caso em concreto.
A Sociedade “P”, Internacional, realizou um pedido de registo de marca internacional n.º 1.013.108, respeitante à forma de um frasco, para assinalar produtos da Classe 3.ª , pedido este recusado provisória e depois definitivamente pelo INPI, com o fundamento na falta de capacidade distintiva.
A Recorrente contestou e recorreu de ambas destas decisões, invocando em síntese que a marca tridimensional apresentada é “totalmente apta a distinguir os produtos que identifica dos produtos de outras empresas no mercado”, dizendo que este tipo de marca “não tem que ter carácter inovador”, considerando ainda que a marca tem capacidade diferenciadora, obedecendo assim aos requisitos necessários para ser registada. Continuou declarando que, apesar da forma da marca ser bastante comum, continha particularidades como a “transparência ou translucidez do exterior dos frascos com o interior coberto de tintas, ora cinzenta, no caso de perfumes para homem, ora cor-de-rosa, no caso de perfumes para senhora e tampas que se apresentam de forma simétrica face ao próprio frasco”, que a destacavam de entre tantas outras existentes no mercado.
Ora, o art. 222.º, do CPI, artigo já muito falado entre nós, define quais os tipos de sinais que podem constituir marca, artigo este onde se pode retirar também os limites intrínsecos à liberdade na sua composição e dos quais temos constantemente falado.
Um sinal para que seja suscetível de ser registado como marca tem de cumprir cumulativamente os dois requisitos, ou seja, tem de ser suscetível de representação gráfica e possuir caráter distintivo .
Relativamente ao sinal da marca em questão, o primeiro requisito, o da representação gráfica, nunca foi questionado nas decisões recorridas, pois foi considerado logo preenchido através da apresentação de uma fotografia do frasco de perfume em causa, pelo que foi considerada apropriada pois permitia uma perceção visual cabal e adequada da forma do frasco em causa .
O problema surgiu quando da análise do requisito da eficácia distintiva, problema este que levou a Recorrente a interpor recurso das decisões de indeferimento do pedido de registo feitas pelo INPI, junto do Centro de Arbitragem – ARBITRARE.
Ora, como já dissemos, e voltando um pouco atrás nos acontecimentos, o INPI, quando submeteu o requerimento inicial do pedido de registo a análise, decidiu-se primeiramente pela recusa provisória e definitiva , pois considerou inicialmente e confirmou depois que o sinal não tinha suficiente eficácia distintiva, pelo que indeferiu o pedido de registo da marca internacional n.º 1.013.108, nos termos do art. 238.º, n.º 1, al. b) e com fundamento no art. 223.º, n.º 1, al. a), do CPI.
O INPI, fundou esta análise negativa dizendo que o sinal ou forma não se apresenta “compost(a) por um recipiente de características vulgares, comummente utilizada para acondicionar os produtos que visa identificar, não sendo por isso suficiente para cumprir o desígnio de uma marca (…)” e que “do conjunto registando não ressalta qualquer elemento verdadeiramente original que permita a sua protecção como marca”, mais referindo que “o consumidor fica impossibilitado, por um lado, de diferenciar os produtos inscritos dos demais congéneres existentes no mercado e, por outro lado, de reportar a sua origem, ainda que de forma indirecta, a uma determinada proveniência empresarial” .
Posto isto, será a partir deste ponto que iremos avaliar este requisito face à lei e relativamente às características próprias deste sinal (descritos pela requerente na petição inicial) e aos fundamentos utilizados pela recorrente e pelo recorrido, no sentido da possibilidade ou não do registo desta forma tridimensional.
O art. 223.º, n.º 1, als. a) e b), do CPI como já vimos, tipifica as proibições/ exceções no que se refere à constituição de marca tridimensional
Ora, quanto à alínea a) e no sentido do entendimento da recorrente, ponderamos que, para a análise da questão, não deveria ser considerada a recusa do pedido de registo fundada nesta proibição, visto a que, o artigo que lhe serviu de base refere a proibição do registo de marcas totalmente (ou qualquer, como enuncia o próprio texto da lei) desprovidas de carácter distintivo , e não de marcas que não possuam “suficiente” capacidade distintiva. Parece-nos que o adjetivo “suficiente” está a considerar que o sinal em questão teria alguma, mas pouca eficácia. Logo, o pedido de registo da forma da garrafa não poderia ser indeferido com base nesta norma.
Entendemos também que a recusa do pedido de registo de marca, não se enquadra igualmente nas proibições da al. b) do mesmo artigo.
A alínea b) determina três proibições distintas, já por nós anteriormente analisadas e que agora o devem ser, relativamente à forma tridimensional em causa, discursando sobre a sua aplicação ou sobre a sua exclusão, fundamentando uma ou outra propensão.
Vejamos então.
Logo à partida, temos a forma imposta pela própria natureza do produto . Mais uma vez, definimos esta proibição como sendo aquela que previne a existência de monopólio do mercado de formas que são consideradas usuais, socialmente aceites e de conhecimento geral dos consumidores, impedido que seja atribuída a titularidade de uma marca a um único sujeito.
Não entendemos que a forma do frasco de perfume em questão seja considerada habitual nem tão pouco de apropriação geral. Julgamos ser uma forma cuja simplicidade se afasta significativamente de outras tantas formas de frascos de perfume, e que em simultâneo, não se afasta demasiado das formas usuais de frasco para este tipo de produto neste sector, cumprindo assim a função essencial de identificação de origens . Quanto a nós, esta proibição não poderá ser aplicável ao sinal tridimensional em concreto.
Outra proibição refere-se à forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico. Esta proibição quanto ao nosso sinal tridimensional é desde logo excluída devido à questão debatida nada ter que ver com a função técnica do frasco, e mais uma vez, ter a ver com o seu design. É pois lógico considerar que este frasco desempenha uma função técnica, que é a de acondicionamento do líquido do perfume.
A última proibição é a que se relaciona com a forma que confira um valor substancial ao produto, ou seja, relaciona-se com a aparência puramente estética do frasco, ou seja, o seu design, não sendo determinante na escolha do consumidor. O design , pode sim valorizar alguns produtos, mas um perfume, enquanto produto de cosmética, será escolhido pelo aroma, e não pela forma do frasco.
Posto isto, esta proibição também se pode excluir ao registo da marca tridimensional em causa.
Retiramos, face às exposições que, se por um lado é necessário que a forma tridimensional tenha um mínimo de eficácia distintiva, este facto, não basta por si só, para que seja admitida como tal.
Por forma a apurar se a marca tridimensional em causa possui ou não suficiente capacidade distintiva intrínseca, em jeito de conclusão, estabelecemos uma série de princípios e de critérios que nos ajudaram a entender se esta marca pode ser ou não registada como marca tridimensional.
Relativamente aos princípios considerámos:
a) Princípio da Forma a registar (se é uma forma próxima ou não da considerada habitual para um frasco de perfume);
b) Princípio da Origem (se a forma a registar tem capacidade de identificar a sua origem empresarial e se tem este facto é ou pode ser reconhecível pelo consumidor médio).
Quanto aos critérios, que se relacionam com os princípios anteriormente descritos, determinamos que as marcas devem ser analisadas quanto ao:
i. Critério da Novidade (critério negativo). Aqui referimo-nos precisamente ao facto de não haver exigência legal para que uma marca seja original ou que possua elementos originais;
ii. Critério da Forma Simples (ou genérica) . Uma forma simples de frasco de perfume pode ser considerada com distintividade suficiente, desde que apresente elementos suficientes que sejam ou que possam vir a reter a atenção dos consumidores;
Face ao exposto, consideramos que, salvo melhor entendimento e com o devido respeito, a forma do perfume em questão, apesar de simples, é aparentemente eficaz, pois apresenta elementos suficientes para que seja (ou venha a ser) identificada a sua origem empresarial, possuindo capacidade distintiva suficiente que possa ser retida na memória dos seus consumidores preenchendo desta forma este requisito (intrínseca) conquistando assim o objectivo de registo como marca tridimensional.
Entendimento este, o nosso e do árbitro, que se traduziu no “provimento total ao recurso”, concedendo assim (finalmente!!) o registo da marca internacional.º 1.013.108, para produtos da Classe 3.ª.
Julgamos a final que, para se poder aferir se um sinal cumpre com o requisito da distintividade devemos ter em atenção que “as próprias características do bem que um sinal representa” funcionam “como elemento diferenciador na hora do consumidor escolher” e que, de uma forma geral, para além da marca estar “intrinsecamente ligada às características do produto que identifica e funciona como sua representação mental, física e visual”, também está relacionada com “sua correspondente qualidade, fiabilidade, preço, e demais fatores capazes de suscitarem a atenção e preferência do consumidor” .
O que significa que para se poder decidir se determinada marca possui ou não carácter distintivo deve-se apreciar de forma global todos os critérios e princípios que referimos, bem como os devidos preceitos legais .
CAPÍTULO IV – Direito Comparado
1. As Marcas no Brasil
As Marcas, no Brasil, apresentam, no seu global, algumas semelhanças no que respeita às normas estatuídas na nossa legislação nacional relativa a essa matéria.
Na legislação brasileira, o art. 122.º, da Lei da Propriedade Industrial n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 (adiante LPI), define que “são suscetíveis de registo como marca os sinais distintivos visualmente percetíveis, não compreendidos nas proibições legais”, ou seja, os sinais que não incluam as proibições do art. 124.º do mesmo diploma legal, podem ser registados, em princípio, como marca. Estes artigos têm como correspondentes nacionais, os arts. 222.º, 223.º, do CPI, lidos em conjunto com os arts. 238.º e 239.º, do mesmo normativo legal, que, respetivamente, definem como pode ser constituída uma marca (noção mais ampla relativamente à do Brasil), o que está vedado ao seu registo e ainda, quais os fundamentos para este ser objecto de recusa (absoluta ou relativa).
Outro ponto a abordar relativamente à legislação brasileira no que respeita à matéria de marcas, prende-se com o facto de não haver correspondente nacional, à parte em que as normas brasileiras dedicam exclusivamente parte da sua legislação, à tipificação e correspondente punição das pessoas ou entidades que cometem algum dos crimes tipificados nos arts. 189.º a 191.º , da LPI, contra as marcas.
Assim, este título prevê o que pode constituir crime no que toca à matéria das marcas, como também relativo às patentes, aos desenhos industriais e outros